居然之家惨痛教训:正常的注册商标,三年不使用也会被撤销!

 实务研究     |      2021-04-07 18:01

北京居然之家投资控股集团有限公司是以家居为主业,以家庭大消费为平台,业务范围涵盖室内设计和装修、家具建材销售、智慧物流、商业会展、金融服务、跨境电商、食品超市、院线餐饮、儿童娱乐、体育健身、数码智能、居家养老、城市综合体开发等领域的大型商业连锁集团公司。公司自1999年成立以来,已经连续多年获得“北京十大商业品牌”和“中国十佳商业品牌”称号,2017年市场销售额超过600亿元,是中国家居建材流通业的龙头企业之一,也是中国市场知名商业品牌之一。然而,就是这样一家号称“装房子,买家具,线上线下,我都来居然之家。”的中国家居建材流通业的龙头企业,在它蓄势待发打造商业帝国的同时,遭遇了一场不大不小的知识产权狙击战,居然之家注册近13年的第3862356号“Easyhome”商标并败给了德国爱尔迪有限两合公司。

居然之家注册近13年的“Easyhome”商标最终被撤销。

一、基本案情:

(一)、一审案号:北京知识产权法院(2016)京73行初5246号行政判决书

二审案号:北京市高级人民法院(2018)京行终623号行政判决书

一审原告:爱尔迪有限两合公司(简称:爱尔迪)

一审被告:中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称:商评委)

第三人:北京居然之家投资控股集团有限公司(简称:居然之家商评委)

二、涉案注册商标诉争经过:

2003年12月26日,北京居然之家投资控股集团有限公司申请注册第3862356号“居然之家Easyhome及图”商标。


 

2005年11月20日,该商标被商标局核准注册。具体适用范围为第11类车辆灯(1101)乙炔发生器(1102)乙炔灯(1103)电吹风(1106)牙科用烘箱(1107)壁炉(1107)热储存器(1107)水族池用加热器(1107)自动浇水装置(1108)聚合反应设备(1113)商品上。

2015年3月9日爱尔迪公司向商标局提出2012年3月9日至2015年3月8日期间,居然之家公司并没有其核定商品上进行真实、有效、公开的商业使用第3862356号“居然之家Easyhome及图”商标,已连续三年未使用注册商标,根据《商标法》规定注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标(简称“撤三”)。该注册商标应依法撤销。

2015年11月14日,商标局经审理认为,居然之家公司提供的商标使用证据无效,复审商标予以撤销。

居然之家不服,向商评委申请复审。2016年6月30日商评委决定对诉争商标予以维持注册。

爱尔迪公司不服商评委,遂向北京知识产权法院提起诉讼。

三、涉案当事方提交的证据情况及缺陷:

(一)居然之家提交涉案商标使用情况的证据:

居然之家公司提交的商标授权书、采购合同、采购单、交易凭证、实物图片、销售合同、交易凭证等证据可以证明,居然之家公司与太原正祥工贸有限公司、哈尔滨信源商业管理商业有限公司、北京居然之家电子商务有限公司就诉争商标在其核定使用的商品上存在许可使用关系,并委托以上三件公司生产加工相关产品。

(二)居然之家提交证据的瑕疵:

第一、居然之家提交的产品的照片是自制证据,没有形成时间,不能作为证明诉争商标使用的证据。

第二、居然之家与正祥公司、信源公司、居然之家电子公司、坤成公司之间仅有合同与支付凭证,没有原件印证,也缺少供货凭证或者发票等证据佐证,真实性法院不予确认。且部分付款凭证显示汇款种类为“汇划发报”,用途为“拨款”与居然之家举证的用途不符。

第三、居然之家与正祥公司、信源公司、居然之家电子公司、坤成公司之间的《商标使用授权书》、《销售合同》主体与金额完全相同,证据重复使用。这些交易对象均为居然之家的关联公司,存在明显的事后造假嫌疑,法院同意不予认可上述商标使用证据的关联性和真实性。

四、法院判决:

2017年10月30日北京知识产权法院作出一审判决,撤销商评委作出的关于第3420992号“居然之家EasyHome及图”商标撤销复审决定,责令商评委重新作出决定。

居然之家公司不服一审判决,向北京市高级人民法院提出上诉。2018年3月7日北京高院驳回居然之家上诉,维持一审判决。

2018年3月19日,商评委发布关于第3862356号“居然之家Easyhome及图”商标撤销复审决定书。

五、律师告诫:

1、商标注册成功后并不是一劳永逸,如果连续三年没有实质性地商业使用,任何人都有权向商标局申请撤销该注册商标!

商标三年不使用撤销制度(简称“撤三”)是为了防止注册商标资源闲置,促进商标实际使用,鼓励商标在商品、商品包装或者容器以及交易文书上使用,发挥商标的功能。

2、商标“商业使用”的范围:包括但不限于将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览等。

3、商标权人预防商标撤三,在日常生产经营中应注意以下几个问题:

(1)日常经营中使用的商业文书、商品或服务项目均要在显著位置标注商标,且要载明时间,并保留原件及备份。

(2)对户外广告宣传推广要及时注意归档留存,通常把广告宣传的合同、发票和广告载体进行整理装订,必要时可对其进行商标使用公证;

(3)有关的产品宣传册、宣传单张制作要及时更新,明确印刷日期,同时留存产品宣传册、宣传单张制作合同及发票;

(4)出具的有关商标使用业务的发票内容尽量要详细写明具体的合同编号、内容及付款性质,并需要与相关的合同内容相吻合;

(5)企业务必完善商标品牌档案管理,留存上述交易文件的原件。

六、法律依据:

中华人民共和国商标法(2013年修正)

第四十八条 本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。
第四十九条 商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。 注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。